본고는 유럽 지식재산권청(EUIPO)1에 대한 이의신청 절차의 주요 관점에 대한 요약입니다.

• 직접 출원된 유럽연합 상표(EUTM)²출원의 경우, 이의신청은 공고일로부터 3개월 이내에 제기해야 합니다.
• 이의신청이 제기된 후 2개월의 최초 “냉각” 기간이 있으며, 22개월까지 연장 가능합니다.
• 냉각 기간이 만료된 후에, 이의신청인은 2 개월 이내에 이의신청을 뒷받침하는 증거를 제출해야 합니다. 출원인에게는 2 개월의 답변기간이 추가로 주어집니다.
• 최종 결정은 보통 3인의 이의신청 부서에 의해 이루어집니다.
• 비용은 승소 당사자가 부담할 수도 있습니다.
• 항소가 가능합니다.

최소 요건

i) 이의신청 기간은 3개월이며, 연장될 수 없습니다. 이의신청은 이의신청될 출원이 공고되는 유럽연합 상표(EUTM)공보의 공고일로부터 3개월 내에 제기해야 합니다. 그러나, 유럽연합 상표(EUTM)가 국제 등록으로 지정된 경우, 3개월의 이의신청 기간은 유럽 지식재산권청(EUIPO)이 최초 재공고한 지 1개월 후부터입니다.

ii) 이의신청은 근거가 되는 이유를 표시해야 합니다. 이의신청에 대한 가능한 이유들은 다음을 포함합니다:

• 이의신청된 출원 상표가 선등록 상표와 동일/유사하며, 동일/유사한 상품(선행 상표가 저명한 경우 심지어 비유사 상품)을 포함한다.
• 이의신청된 출원이 등록된 경우, “단순한 지역적 의미”를 갖지 않는 선행 “표장”(미등록 상표)과 혼동될 우려가 있다.
• 이의신청된 출원이 상표권자의 동의 없이 대리인(예, 판매자) 명의로 출원되었다.
• 이의신청된 상표가 “주지” 상표(파리협약 제6조의 2)와 혼동된다.

이의신청은 단지 상대적 이유에 근거하여, 즉 선행 권리에 근거하여 할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 절대적 이유, 예를 들면 상표가 기술적 상표라든가 기만할 염려가 있다는 이유에 근거하여 이의신청을 할 수 없습니다. 부정한 목적은 절대적 이유인 점에 유의해야 합니다.

iii)        이의신청인은 이의신청을 제기할 권리가 있어야 합니다. 이의신청은 다음과 같은 자에 의해서만 제기될 수 있습니다:

a) 선행 상표(들) 및/또는 선행 권리의 출원인(들) 또는 상표권자(들).

이의신청이 선행 유럽연합 상표(EUTM)에 근거할 경우, 이의신청인은 이의신청의 제기일 이전에 그 선행 유럽연합 상표(EUTM)의 상표권자로 등록되어야(또는 자신을 상표권자로 등록하도록 신청한 바 있어야) 합니다.

이의신청이 국내 상표 또는 “표장”에 근거할 경우, 그 국가의 법으로 이의신청된 유럽연합 상표(EUTM)의 사용을 하지 못하도록 하는 권리를 이의신청인에게 부여하여야 합니다.

b) 선행 상표의 상표권자에 의해 권한을 부여 받은 피허가자.

유럽연합 상표(EUTM)의 피허가자는 등록될 필요는 없지만, 실시할 권한을 정당하게 부여 받았음을 증명하여야 합니다.

국내 상표의 피허가자의 경우, 본국법에 따라 피허가자의 실시할 자격이 관리되어야 합니다.

c) 준거법에 따라 선행 미등록 상표의 권리를 행하도록 권한을 부여 받은 자들.

iv) 이의신청되는 출원의 세부사항을 분명히 해야 합니다.

v) 이의신청 수수료를 납부해야 합니다. 이의신청 기간 만료 전에 이의신청 수수료가 납부되지 않을 경우 이의신청은 없었던 것으로 간주합니다. 따라서, 이의신청 기한 이전의 적절한 시기에 이의신청 제기에 대한 지시를 보낼 것을 권장합니다.

vi) 출원/등록 번호, 우선권 주장, 상표의 표시 등에 대한 세부사항과 함께, 이의신청의 근거가 되는 선행 상표(들) 또는 권리(들)가 명확해야 한다.

“선행 상표”는 출원일이 (우선권 주장을 고려하여) 이의신청된 출원의 출원일보다 이전인 등록 또는 (등록을 전제로 한) 출원입니다. 선행 상표는 다음 중 하나이어야 합니다:

• 유럽연합상표
• 유럽 연합(EU) 가입국(또는 베네룩스)에 등록된 상표
• 유럽 연합 가입국에서 유효한 국제 상표(마드리드 의정서 또는 협정)
• 파리협약 제6조의 2에 따른 주지 상표 또는 유럽 공동체 또는 유럽 연합 가입국에서 저명한 등록상표

“선행 권리”는 단순한 지역적 의미 이상을 갖는 거래 과정에서 사용되는 미등록 상표 및 기타 표장입니다.

이러한 최소 요건이 이의신청 기간 종료시까지 충족되지 않을 경우, 이의신청은 각하되며 이의신청 수수료는 반납되지 않습니다.

(실제 이의신청은 영어로 되는 경향이 있지만, 어떤 상황에서는 유럽 지식재산권청(EUIPO)에서 통용되는 다른 언어 중 하나, 즉 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 또는 스페인어로 될 수 있습니다.)

“냉각” 기간

이의신청이 유럽 지식재산권청(EUIPO)에 접수되어 이의신청 번호가 부여되면, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 출원인 또는 그 대리인에게 본인의 출원이 이의신청되었다고 바로 통보합니다.

이의신청서(notice of opposition)가 최소 적격성 요건을 따르는 것으로 인정되면, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 당사자 쌍방에게 통보합니다. 이의신청 절차는 이 두 번째 통지서 수령 2개월 후에 개시하는 것으로 간주됩니다. 그리고 나면, 2개월의 냉각 기간이 있는데, 이는 대립 단계로 진행할 필요를 피하길 바라며, 이의신청의 빠른 해결을 가능케 할 의도입니다. 이 냉각 기간은 당사자 쌍방이 동의할 경우 연장될 수 있으나, 요청된 연장 기간에 관계없이, 냉각 기간을 총 24개월로 하기 위해 자동으로 연장됩니다. 일방 당사자가 냉각 기간을 종료하길 원할 경우, 일방 당사자가 이용 가능한 일방적 기피 선택권이 있습니다.

냉각 기간 동안 출원인이 본인의 출원을 취하하거나 이의신청되지 않은 상품과 서비스로 그 출원을 제한할 경우, 이의신청 수수료는 이의신청인에게 반환됩니다. 그러나, 냉각 기간 동안 이의신청이 취하될 경우, 이의신청 수수료는 반환되지 않습니다. 또한, 냉각 기간 동안 문제가 해결된 경우 비용이 지급되지 않습니다. 냉각 기간 동안 해결에 이르지 못하면, 이의신청 절차가 개시됩니다.

사실관계, 주장 및 증거

이의신청인은 이의신청서와 함께 자기의 모든 사실관계, 주장 및 증거를 제출할 수 있습니다. 이의신청인이 이것들을 제출하고 이의신청 증거가 완전하다고 분명히 표명하면, 출원인이 답변으로 증거를 제출할 기한으로서, 냉각 기간의 종료일로부터 통상 2개월의 기한이 설정됩니다.

이의신청인의 모든 사실관계, 주장 및 증거가 초기 단계에서 제출되지 않을 경우, 이의신청인은 이의신청을 뒷받침할 추가 자료를 제출할 기간으로서, 냉각 기간의 만료 후 적어도 2개월의 기간을 갖습니다. 그러면, 출원인은 제출된 증거에 답변하기 위해 통상 2개월의 추가 기간을 갖게 됩니다(입증이 필요할 경우 아래 참조).

적합한 증거는 물론 이의신청의 특성에 의존하며, 영국 상표 이의신청에서 일반적으로 사용되는 것과 유사합니다. 예를 들어, 적합한 증거로 등록증명서 사본의 형태, 또는 상표의 주지성 또는 저명성에 대한 증거를 택할 수 있습니다. 정보는 시장 인지도, 혼동의 증거, 광고 비용, 등록되어 사용 중인 상표의 예 등과 관련될 수 있습니다. 이의신청을 뒷받침하여 제출된 문헌들은 이의신청 절차 언어로 번역되어야 하며, 그 문헌들이 이의신청 절차 언어가 아닐 경우, 번역문을 제출할 추가 기간은 허용되지 않습니다.

유럽 지식재산권청(EUIPO)은 일반적으로 출원인 및 이의신청인에게 증거/의견진술 제출을 1회만 요청합니다. 그러나, 보다 난해한 사건에서는 유럽 공동체 상표청이 필요하다고 생각할 정도의 많은 주고 받음이 있을 수 있습니다.

사용의 증거

이의신청이 5년 이상 등록된 국내 또는 유럽연합 상표(EUTM)에 근거할 경우, 출원인은 이의신청된 상표의 공고일로 종료되는 5년의 기간 동안 이의신청인이 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 관련 가입국(또는 유럽연합 상표(EUTM)의 경우 충분한 가입국들의 수)에서 자기의 등록된 상표를 진정으로 사용했는지 입증하도록 이의신청인에게 요청할 수 있습니다. 이의신청인의 사용 증거가 절차 언어가 아닐 경우, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 번역문을 요구할 수 있습니다.

상표가 이와 같이 사용되지 않았을 경우, 이의신청 이유는 신뢰될 수 없습니다. 이의신청인이 이의신청의 근거가 되는 상품/서비스의 일부에 대해서만 사용한 것을 제시할 경우, (불사용에 대한 정당한 이유가 제시되지 않는 한) 상표가 실제 사용된 상품/서비스에 대해서만 (이의신청 목적으로) 이의신청인의 상표가 등록된 것으로 간주됩니다.

출원인은 이의신청에 대한 의견진술을 제출하는 것과 동일한 기간 내에 이의신청인에게 사용의 증거를 제출하라는 요청을 제기해야 합니다. 사용의 증거가 요청되면, 사용의 증거에 대한 의견진술서를 제출할 때까지 이의신청에 대한 출원인의 의견진술은 일반적으로 연기될 수 있습니다.

출원 분할

여러 출원들 간에 상품/서비스의 중복이 없고, 또한 분할로 인해 이의신청된 상품/서비스가 분리되지 않는다면, 원출원으로부터 상품/서비스를 하나 이상의 분할 출원으로 분리할 수 있습니다(예외 기간의 적용을 받음). (i) 출원번호가 부여되기 전, (ii) 등록료 납부 고지서가 발급된 후, 또는 (iii) 3개월의 이의신청 기간 동안에는 출원을 분할할 수 없습니다. 출원이 일단 분할되면, 여러 출원을 다시 함께 병합할 수 없다는 점을 유의해야 합니다.

분할은 추가 비용을 발생시키지만, 일부 상품/서비스만이 이의신청되고 있을 경우, 이의신청되지 않은 상품/서비스에 대해 보다 빨리 등록을 획득하는 것이 가능할 수 있습니다.

출원의 취하 또는 제한

출원인은 어떠한 단계에서도 본인 출원의 상품/서비스에 대한 명세서를 취하하거나 제한할 수 있지만, 냉각 기간의 종료 후 출원이 취하 또는 제한될 경우, 당사자들이 달리 합의했다고 유럽 지식재산권청(EUIPO)이 통보 받지 않는 한, 출원인은 이의신청 당사자에 의해 발생된 수수료 및 비용을 (유럽 지식재산권청(EUIPO)이 정한 제한 범위 이내에서) 감당해야 합니다. 유럽연합 상표(EUTM)는 통합된 권리이고, 따라서 지리적으로 제한할 수는 없지만, 단지 일부 국가들에 대해 전환(이하 참조)을 요청할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

출원인은 유럽연합 상표(EUTM)출원(또는 유럽연합 상표(EUTM)의 지정)을 취하하고 나서, 본인의 유럽연합 상표 (EUTM)출원을 국내 상표를 위한 개별 출원들로 전환하도록 요청하거나, 또는 국제 등록에서 유럽연합 상표(EUTM)지정의 경우, 국제 등록에서 유럽 연합 가입국들의 개별 지정들로 전환(몰타는 마드리드 의정서에 있지 않으므로 제외되며, 국내 출원의 대상이어야 됨)하도록 요청할 기회를 갖습니다.

마찬가지로, 출원인이 유럽연합 상표(EUTM)출원 또는 지정에서 상품/서비스에 대한 명세서를 제한할 경우, 출원인은 유럽연합 상표(EUTM)출원 또는 지정에서 삭제된 상품/서비스에 대해, 전술한 바와 같이 전환을 요청할 수 있습니다.

어떤 경우에도, 이의신청인의 정당한 선행 권리와 충돌하도록 전환하려고 하는 것은, 국내 출원(들)/지정(들)이 국내 단계에서 거절이유에 직면할 수 있으므로, 아마 현명하지 않을 것입니다.

이의신청 절차의 중단

중단은 의무적인 것은 아니며, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 진정하고 타당한 이유가 있을 경우에만 절차를 중단하기로 결정합니다. 이의신청 절차는 여러 상황에서 중단될 수 있습니다. 예컨대:

i) 이의신청이 계류 중인 출원에 근거할 경우; 선행 출원이 등록 절차의 최종 단계에 이르러 이의신청에 대한 결정 판결 이전에 등록될 개연성이 있으면 이의신청은 중단되지 않습니다.

ii) 복수의 이의신청: 동일한 출원에 대해 여러 이의신청이 접수될 경우, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 이들 중 하나 또는 여러 개를 심사하고 나머지를 중단하도록 결정할 수 있습니다.

iii) 기타 상황, 예컨대:

• 당사자에 의한 요청 – 원칙적으로 쌍방 당사자가 중단을 요청해야 합니다. 그러나, 일방의 요청이 정당하다거나, 또는 일방 당사자의 거부가 명백히 부당하다고 여겨지면, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 요청을 받아들여 절차를 중단할 수 있습니다.
• 사법/행정 작용.
• 제3 자에 의한 정보제공(observation) (예를 들어, 식별력이 없다는 정보제공)

그러나, 중단은 이의신청서에 대한 유럽 지식재산권청(EUIPO)의 심사 결과, 출원이 거절될 개연성이 높을 경우에만 발생됩니다. 의심의 여지가 있는 모든 경우, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 이의신청을 동시에 처리합니다. 이의신청된 출원이 일단 거절되면, 중단된 이의신청 절차는 없었던 것으로 간주되고, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 절차를 종료합니다. 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 이의신청이 중단된 각각의 이의신청 당사자가 납부한 수수료의 50%를 반환합니다.

이의신청이 국제 등록에서 유럽연합 상표(EUTM)의 지정에 대한 것이고 절대적 이유에 대해 해결되지 않은 거절이유가 있다면, 적격성에 대해 이의신청을 심사한 후 절대적 거절이유를 처리할 때까지 이의신청을 중단할 수 있습니다. 절대적 이유에 대한 거절이유가 유지되면, 이의신청은 종료되고 이의신청 수수료는 반환됩니다. 절대적 이유에 대한 거절이유가 제거되면, 이의신청 절차는 재개됩니다.

이의신청에 대한 결론

결정

유럽 지식재산권청(EUIPO)이 당사자들의 모든 견해 및 증거를 수용할 경우, 보통 이의신청 부서의 3인 합의체에 의해 이루어지는 결정서가 발급됩니다. 원칙적으로, 이의신청 절차는 서면 절차이고, 결정은 서면 결정입니다. 어느 당사자도 심리를 요청할 권리는 없습니다. 유럽 지식재산권청(EUIPO)이 “유리”하다고 인정하는 경우에만 심리가 열리지만, 원칙적으로 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 주도적으로 당사자들을 구술 심리에 소환할 수 있습니다(그러나, 우리가 아는 한 이런 경우는 발생한 적이 없습니다).

비용

원칙적으로, 이의신청 절차에서 패소 당사자가 절차에 필수적으로 발생하는 모든 비용뿐만 아니라 승소 당사자에 의해 발생한 수수료도 부담합니다. 여기에는 교통비, 숙박비 및 대리인, 자문 또는 변호사의 수수료가 포함됩니다. 그러나, 비용의 각 항목에 대해 정해진 범위가 있고, 지급 비용은 보통 실제 발생한 비용보다 실질적으로 적습니다. 또한, 이의신청이 부분적으로만 인정될 경우, 유럽 지식재산권청(EUIPO)은 지급 비용액을 줄일 수 있습니다.

항소

이의신청 결정에 대해서는 결정 후 2개월 내에 항소할 수 있고, 항소 이유가 기재된 진술서를 결정일 후 4개월 내에 제출해야 합니다. 예외적인 경우에, 이후에 추가 항소를 유럽 연합 일반법원에 제기할 수 있고, 이후 유럽 연합 사법 재판소에 제기할 수 있습니다.

최종 이의신청 결정 후 전환

일부 경우에 이의신청인이 더 많은 유럽 연합 국가에서 권리를 갖고 있는 경우에도; 어쩌면 단지 하나 또는 두 개의 유럽 연합 국가에서의 권리에 기초하여 이의신청이 성공적일 수도 있습니다. 유럽 지식재산권청(EUIPO)이 모든 선행 권리를 고려할 필요는 없습니다. 유럽 지식재산권청(EUIPO)의 결정에 따라 유럽연합 상표(EUTM) 출원의 거절이유가 적용되는 가입국을 제외하고, 거절된 유럽연합 상표(EUTM) 출원(또는 거절된 유럽연합 상표(EUTM) 출원의 일부)을, 경우에 따라, 국내 출원(들)/지정(들)으로 전환할 수 있습니다.

물론, 고려되지 않았던 정당한 권리가 이인신청인에게 있다는 것이 이의신청으로부터 명백할 경우에는, 원칙적으로 가능하다고 하더라도, 그러한 권리와 충돌할 수 있는 전환을 모색하는 것은, 국내 출원(들)/지정(들)이 국내 단계에서 거절이유에 직면할 수 있으므로, 아마도 현명하지 않을 것입니다.

코멘트

유럽 지식재산권청(EUIPO)이 통보한 바에 의하면, 현재 공고된 상표의 약 20%가 이의신청을 받고 있습니다.

유럽 연합에서 자신의 상표를 사용하는 데 현재 또는 미래의 이해관계가 있는 모든 당사자는 국제 등록에서 유럽연합 상표(EUTM)출원 또는 유럽연합 상표(EUTM)지정을 진지하게 고려해야 합니다. 또한, 필요에 따라 적절한 시기에 이의신청을 제기할 수 있도록 충돌 가능성 있는 상표에 대한 감시를 계속하는 것이 중요합니다. 이러한 양 측면 모두에 대해 조언하게 되어 기쁘게 생각합니다.

이의신청 절차에 대한 이 간단한 소개는 간소화된 것이며 법률이나 실무의 명확한 설명으로 간주해서는 안 된다는 점을 이해하시기 바랍니다.

¹ 이전에OHIM 으로 알려진
² 이전에 유럽 공동체 상표 (CTM)로 알려진

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